Das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz (BmJV) plant eine Änderung des deutschen Patentgesetzes und hat kürzlich einen ersten Entwurf des geänderten Gesetzes auf der Website des BmJV veröffentlicht. Die Novelle wäre die erste große Novelle seit mehr als zehn Jahren. Mit der Novellierung sollen einige Regeln an die Erfordernisse des Patentrechts angepasst werden, das sich im Laufe der Jahre verändert hat. Mittlerweile wurde auf der BmJV-Webseite der Regierungsentwurf, der von der Bundesregierung beschlossen und zur Abstimmung durch den Bundestag vorgelegt wurde, veröffentlicht.

Zwei Themen, die in der Patentgemeinde über Jahre hinweg heiß diskutiert wurden und zwei deutsche Besonderheiten bei der Patentverletzung adressieren – die automatische Unterlassungsverfügung und die sogenannte Unterlassungslücke – werden im Entwurf jedoch nur geringfügig geändert.

Die automatische Unterlassungsverfügung

Der § 139 des deutschen Patentgesetzes in der derzeit gültigen Fassung bestimmt

” Wer entgegen den §§ 9 bis 13 eine patentierte Erfindung benutzt, kann von dem Verletzten bei Wiederholungsgefahr auf Unterlassung in Anspruch genommen werden. Der Anspruch besteht auch dann, wenn eine Zuwiderhandlung erstmalig droht.”.

Der Unterlassungsanspruch kann als eine Art Ausgleich für die relativ moderaten Schadensersatzbeträge gesehen werden, die einem Patentinhaber in deutschen Verletzungsverfahren im Vergleich etwa zu den USA üblicherweise zugesprochen werden.

Problematisch ist dieser Unterlassungsanspruch jedoch für Verletzer von patentierten Technologien, die in komplexen technischen Systemen eingesetzt werden. Ein prominentes Beispiel ist der sogenannte Wärmetauscher-Fall des höchsten deutschen Zivilgerichts, des Bundesgerichtshofs, in dem ein deutscher Einzelerfinder seine patentierte Nackenheizung mit Wärmetauscher für offene Cabriolets gegen Daimler durchzusetzen versuchte und nach einem jahrelangen Rechtsstreit gewann. Das Urteil des Bundesgerichtshofs zwang Daimler, den Verkauf seiner bereits produzierten Autos, in denen die patentierte Technik verbaut war, sofort einzustellen. In der Folgezeit sah sich die deutsche Autoindustrie mit weiteren Patentstreitigkeiten bezüglich der Implementierung von Konnektivitätsmodulen mit Inhabern von Patentportfolios für die entsprechenden Technologien wie Broadcom (gegen Volkswagen) und Nokia, Sharp und Conversant (gegen Daimler) konfrontiert.

Es war offensichtlich, dass die mächtige deutsche Autoindustrie versuchte, den Unterlassungsanspruch zu schwächen, der ihr ein Dorn im Auge war und die Hersteller zwang, entweder teure Lizenzverträge zu unterzeichnen oder den sofortigen Stopp der Autoproduktionslinien im Falle eines verlorenen Patentverletzungsprozesses zu riskieren.

Viele Patentexperten äußerten jedoch Bedenken hinsichtlich einer Abschwächung des Unterlassungsanspruchs und argumentierten, dass die gegenwärtigen Bestimmungen ausreichend sind, die Patentverletzungsrichter das Ermessen haben, den Unterlassungsanspruch in Härtefällen auszusetzen, und dass das Gleichgewicht zwischen dem Unterlassungsanspruch und dem relativ geringen Schadensersatz für Patentinhaber gestört würde.

Trotz der Bedenken scheint es, dass die Lobbyarbeit der deutschen Autoindustrie zumindest teilweise erfolgreich war, den Unterlassungsanspruch abzuschwächen. Der Entwurf des novellierten deutschen Patentgesetzes enthält nun einen neuen Satz in § 139, der die Rechtsprechung zum Unterlassungsanspruch, insbesondere auf der Grundlage des Wärmetauscher-Falles, umsetzen soll und als Kompromiss für einen Ausgleich zwischen den Forderungen der Autoindustrie und denen der Patentinhaber angesehen werden kann. Der neue Satz lautet wie folgt:

“Der Anspruch ist ausgeschlossen, soweit die Durchsetzung des Unterlassungsanspruchs unverhältnismäßig ist, weil sie aufgrund besonderer Umstände unter Beachtung des Interesses des Patentinhabers gegenüber dem Verletzer und der Gebote von Treu und Glauben eine durch das Ausschließlichkeitsrecht nicht gerechtfertigte Härte darstellt.”

Auch wenn sich dies nur als kleine Änderung des Gesetzes liest, könnte es schwerwiegende Folgen haben, insbesondere aufgrund der verwendeten Begriffe “unverhältnismäßig” und “besondere Umstände“, die den Richtern einen großen Ermessensspielraum einräumen. Kein Wunder, dass sich viele Patentexperten gegen diesen neuen Satz und jede Änderung des § 139 ausgesprochen haben.

Nach Eingang zahlreicher Stellungnahmen zum Gesetzesentwurf lautet der § 139 im Regierungsentwurf nun wie folgt:

„Der Anspruch ist ausgeschlossen, soweit die Inanspruchnahme aufgrund der besonderen Umstände des Einzelfalls für den Verletzer oder Dritte zu einer unverhältnismäßigen, durch das Ausschließlichkeitsrecht nicht gerechtfertigten Härte führen würde. In diesem Fall kann der Verletzte einen Ausgleich in Geld verlangen, soweit dies angemessen erscheint. Der Schadensersatzanspruch nach Absatz 2 bleibt hiervon unberührt.“

Interessant ist, dass nun der Unterlassungsanspruch auch dann ausgeschlossen ist, „soweit die Inanspruchnahme aufgrund der besonderen Umstände des Einzelfalls für den Verletzer oder Dritte zu einer unverhältnismäßigen, durch das Ausschließlichkeitsrecht nicht gerechtfertigten Härte führen würde“. Dies dürfte eine weitere, nicht zu unterschätzende Hürde für die Durchsetzung eines Unterlassungsanspruchs darstellen, da in einer technologischen Welt, in der insbesondere komplexe Produkte wie Automobile Komponenten vieler unterschiedlicher Zulieferer verwenden, nahezu immer Dritte von einem Unterlassungsanspruch betroffen sein können. Beispielsweise könnte die Durchsetzung eines Unterlassungsanspruchs aus einem Urteil einer gegen einen Automobilzulieferer erfolgreichen Patentverletzungsklage an der vorgenannten Hürde scheitern, wenn dies für einen Automobilhersteller, der die patentverletzenden Produkte vom Zulieferer bezieht, zu „einer unverhältnismäßigen, durch das Ausschließlichkeitsrecht nicht gerechtfertigten Härte führen würde“. Eine solche Härte könnte ein Produktionsstopp des Automobilherstellers sein. Immerhin könnte der Patentinhaber dann einen Ausgleich in Geld verlangen, aber auch nur, „soweit dies angemessen erscheint“, was eine weitere Hürde darstellt.

Der neue § 139 dürfte in Zukunft die Durchsetzung eines Unterlassungsanspruchs aus einer erfolgreichen Patentverletzungsklage vor allem bei komplexen Technologien deutlich erschweren. Ob dies die beklagten „Probleme“ mit dem automatischen Unterlassungsanspruch beseitigt, wird sich zeigen.

Die Unterlassungslücke

Das zweite Thema, von dem erwartet wurde, dass es durch den Entwurf zur Änderung des deutschen Patentgesetzes adressiert wird, ist die Unterlassungslücke, die durch die Bifurkation zwischen Verletzungs- und Rechtsbeständigkeitsverfahren in Deutschland verursacht wird.

Das deutsche Patentrecht erlaubt es einem Zivilgericht, das über eine Verletzung entscheidet, nicht, die Gültigkeit eines deutschen Patents zu prüfen. Die Gültigkeit kann nur durch das Bundespatentgericht in einem Nichtigkeitsverfahren geprüft werden. Daher reichen Beklagte in Verletzungsverfahren in der Regel eine Nichtigkeitsklage beim Bundespatentgericht ein, um das geltend gemachte Patent anzugreifen. Allerdings entscheiden die Zivilgerichte in der Regel schneller als das Bundespatentgericht, manchmal nur einige Monate, häufiger aber ein Jahr oder sogar länger.

Durch den Unterlassungsanspruch, der einem obsiegenden Kläger automatisch zugesprochen wird, kann der Beklagte und Verletzer in eine Situation gebracht werden, in der das Nichtigkeitsverfahren noch anhängig ist und zu einer (teilweisen) Beseitigung eines Patents führen kann, der Kläger aber bereits den Unterlassungsanspruch auf der Grundlage eines Schutzrechts mit vielleicht fragwürdiger Gültigkeit geltend machen kann. Auch wenn ein Verletzungsgericht bei Zweifeln an der Rechtsbeständigkeit des durchgesetzten Patents das Verletzungsverfahren aussetzen kann, wird dies von den Richtern der Zivilgerichte in der Regel nur dann getan, wenn sie eine qualifizierte Stellungnahme zur Rechtsbeständigkeit des durchgesetzten Patents von technischen Richtern des Bundespatentgerichts erhalten haben. Qualifizierte Stellungnahmen werden jedoch in Nichtigkeitsverfahren manchmal gar nicht und oft zu spät abgegeben, so dass sich die meisten Richter der Zivilgerichte dazu entschließen, das Verletzungsverfahren nicht auszusetzen und so schnell wie möglich eine Entscheidung über die Verletzung zu treffen.

Dieses Ungleichgewicht zwischen Verletzungs- und Nichtigkeitsverfahren wird unter Patentexperten als ein schwerwiegender Nachteil des deutschen Patentsystems gesehen, das normalerweise ein hohes Ansehen genießt.

Um dieses Ungleichgewicht zumindest abzumildern, führt der Entwurf zur Novellierung des deutschen Patentgesetzes einen Satz in § 83 ein, der bestimmt, dass die Richter des Bundespatentgerichts innerhalb von sechs Monaten nach Zustellung der Nichtigkeitsklage ein qualifiziertes Gutachten über die Gültigkeit eines Klagepatents an das Verletzungsgericht senden sollen.

Dies wird unter deutschen Patentexperten als eine geeignete Maßnahme zur Abmilderung der negativen Folgen des Ungleichgewichts geschätzt. Einige Experten befürchten jedoch, dass diese Frist aufgrund des Mangels an qualifizierten Richtern am Bundespatentgericht nicht in allen Nichtigkeitsverfahren eingehalten werden kann, in denen parallel Verletzungsverfahren anhängig sind.